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理论与实务
一场员工离职引发的职务发明纠纷
2014-02-12作者:高金军、朱兵、杨涛、张彩

一、案情简介:
      青岛KNE设备有限公司成立于2004年,主要经营包括搅拌机在内的建筑机械设备业务。2005年3月至2011年1月,陶某某作为青岛KNE设备有限公司的股东兼总经理,全权负责包括技术在内的公司全部事务,并因职务便利操控着公司的技术开发、产品销售,掌握公司各种机械设备的设计制造技术。
      2011年陶某某离开青岛KNE设备有限公司后,青岛KNE设备有限公司才发现陶某某于2007年5月25日向国家知识产权局申请了名称为“行星式搅拌机的一种高效传动装置”实用新型专利并获得授权,专利号为200720022658.8,专利权人为陶某某。该专利已于2011年4月20日转让给李某某。青岛KNE设备有限公司认为,该专利是陶某某在青岛KNE设备有限公司任职期间,利用青岛KNE设备有限公司的物质技术条件所完成的,属于本职工作中作出的发明创造,专利权应属于青岛KNE设备有限公司。陶某某无权将专利转让给李某某,陶某某、李某某应返还涉案专利。故请求法院判令:1、确认涉案专利“行星式搅拌机的一种高效传动装置”实用新型专利权属于青岛KNE设备有限公司所有;2、陶某某、李某某承担青岛KNE设备有限公司调查上述专利权属相关证明所发生的调查费;3、陶某某、李某某承担本案的全部诉讼费。

二、承办过程:
      青岛KNE设备有限公司主要经营包括搅拌机在内的建筑机械设备业务,“行星式搅拌机的一种高效传动装置”实用新型专利于陶某某在职期间一直由公司使用,陶某某离职后,公司才意识到涉案专利在陶某某名下。于是,公司找到我们所,在公司人员将大致情况讲述完毕后,我们便着手进行了认真的研究分析,认为涉案专利应属职务发明,所有权应该归属于公司所有。于是,我们以专利权确权为由起诉到青岛市中级人民法院,青岛市中级人民法院作出(2012)青知民初字第110号民事判决,判令:1、确认ZL200720022658.8“行星式搅拌机的一种高效传动装置”实用新型专利权属于青岛KNE设备有限公司所有;2、陶某某、李某某承担青岛KNE设备有限公司调查上述专利权权属相关证明所发生的调查费;3、陶某某、李某某承担本案的全部诉讼费。陶某某不服一审判决,上诉至山东省高级人民法院,最终维持原判。
三、代理意见:
      根据庭审焦点和被告的答辩情况,我们提交的代理词从六个方面展开了论述,代理词全文如下:


   代 理 词


尊敬的审判长、审判员
      山东清泰律师事务所接受青岛科尼乐机械设备有限公司(以下简称原告公司)的委托,指派朱兵律师、杨涛律师作为其与隗寿宏、李宗林专利确权纠纷一案一审诉讼程序的代理人。现根据《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)、《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称实施细则)及证据事实,发表如下代理意见,供法庭合议时参考:
      我们的核心意见主要是以下六条:
      一、涉案专利证书中登载的发明人(被告陶某某)在本案专利申请日前就已经是原告公司的总经理(且为股东);
  二、涉案专利内容与原告所拥有的MP500搅拌机技术方案相同,而MP500搅拌机技术形成时间早于专利申请日;
  三、涉案专利是主要利用原告公司的物质技术条件所完成的发明创造,且是执行本单位的任务所作出的发明创造;
  四、第一被告没有提供任何证据证明其对本涉案专利的产生有任何非职务关联;
  五、原告是在被告陶某某离职后对财务进行审计时才发现了陶某某侵占公司专利的行为,而且专利权确权之诉不适用诉讼时效制度;
  六、被告恶意转让涉案专利。
具体代理意见分述如下:
  一、涉案专利证书中登载的发明人(第一被告)在本案专利申请日前就已经是原告公司的总经理(且为股东)。
  第一被告陶某某于2005年成为原告股东,并担任原告总经理,而涉案专利的申请日是2007年5月25日,这清楚的证明,涉案专利形成前,陶某某已经是原告公司的总经理,其任职期间所实施的与原告业务相关的研发活动都是职务行为。
  二、涉案专利技术内容与原告所拥有的MP500搅拌机技术方案相同,而MP500搅拌机技术形成时间早于专利申请日。
  首先,原告拥有的MP500减速机技术特征与涉案专利完全相同。MP500减速机图纸中包含了涉案专利的全部技术特征和结构(图纸中已一一对应标出),解决了相同的搅拌效率低的技术问题,实现了公转搅拌和自转搅拌同为一体的技术效果。两者无论从技术领域、技术方案和技术效果上比较都是相同的,因此两者是相同的。
  其次,MP500减速机技术形成时间早于专利申请日。原告于2007年4月19日与安徽省宁国顺昌机械有限公司签订了《工矿产品购销合同》(附有发票和付款凭证),合同目标是订购MP500搅拌机中的核心元件“回转支承”,而合同、发票、付款单据的时间都是在涉案专利申请日之前,这就非常清楚地说明,原告的MP500搅拌机的技术的形成时间在涉案专利申请日之前。
  三、涉案专利是主要利用原告公司的物质技术条件所完成的发明创造,也是执行本单位的任务所作出的发明创造。
  原告公司是以生产搅拌机以及用于搅拌机的减速机为主的企业,从2004年至今,原告公司一直从事减速机的研发、生产与销售,获得了市场的广泛认可。
  原告在研发涉案专利技术过程中,投入大量的人力物力财力,包括:由张帆等多名技术人员绘制、改进了各零部件的图纸,公司购进了生产齿轮的滚齿机设备,定制了核心部件回转支承和各个关键齿轮。另外,涉案专利的申请费、代理机构费、和专利年费也是原告公司承担的,这都证据清楚证明本专利是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
  再者,涉案专利证书上登载的发明人陶某某在原告公司任总经理,他有义务带领公司技术人员研发新产品新技术,研发成果当然属于职务发明。
  综上所述,根据《专利法》第六条、《专利法实施细则》第十二条的相关规定,涉案专利是利用本单位物质条件完成和执行本单位的任务完成的发明创造,其专利申请权和专利权都归原告公司所有。
  四、第一被告没有提供任何证据证明其对本涉案专利是“非职务发明”。
  被告陶某某虽然声称本专利是其在2002年到2004年研发的技术,属于非职务发明,但其却没有提交任何证据证明该专利是在该时间形成的,也没有任何证据证明该专利是非职务发明。
  五、原告是在被告陶某某离职后对财务进行审计时才发现了陶某某侵占公司专利的行为而且专利权确权之诉不适用诉讼时效制度。
  被告自2005年到2010年,一直担任原告公司的总经理,全面负责生产经营,各方面事务都是被告陶某某一支笔签批。离职前,没有人知晓陶某某将公司的知识产权据为己有,因此被告主张的诉讼时效抗辩不能成立。
  另外,诉讼时效制度适用于债权请求权,而确认专利权则属于形成权,故不属于诉讼时效的客体。最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条规定:“当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩”,专利权的归属问题不属于债权请求权,对于知识产权被侵害产生的确认知识产权的请求权不适用诉讼时效的规定。
  其次,本案是由于专利申请权归属引起的纠纷,纠纷的实质在于对讼争的“专利申请权”项下的发明创造成果的“所有权”之确认。专利确权纠纷是对专利权属的侵犯,这种侵权行为是一持续性的侵权,其侵权行为处于一种连续状态,不受到诉讼时效的限制。
  至于被告说专利公告日原告理应就知道专利确属的划分了这个论点,原告认为:专利公告是一种专利权授权、变更事实状态的公示性公告,其公示的对象为不特定的公众,而且专利公告数量庞大,要求一般公众对这种公示性公告予以关注过于严格。第一被告擅自将原告技术以自己名义申请专利的行为明显存在恶意,在原告技术及将技术申请专利的一切事宜都由第一被告所控制的情况下,从公平与诚实信用的原则考虑,不能作出原告公司当时已经知晓专利申请事实的认定,更不能得出所谓的该案诉讼时效应该从《专利公告》发布之日起算的论断。
  六、被告陶某某恶意转让涉案专利。
  被告陶某某明知侵犯了原告公司的职务发明,为逃避责任且阻止原告追索专利所有权,又故意将涉案专利转让给被告李宗林,但在审理中却不提供《专利转让合同》、转让凭证等,也不提供第二被告的基本情况,这更恰恰说明被告的心虚和恶意。
  目前,被告陶某某以其亲属名义(妻妹李小侠)以及原告的原技术负责人张帆(本案证人)的丈夫孟塞娜一起注册开办了青岛迪凯机械设备有限公司,使用与原告相同的技术生产与原告相同产品,谋取涉案专利技术的非法利益。综上,为维护原告的合法权益,特请求法院判如所请。
四、裁判结果:
  青岛市中级人民法院作出(2012)青知民初字第110号民事判决,判令:1、确认ZL200720022658.8“行星式搅拌机的一种高效传动装置”实用新型专利权属于青岛KNE设备有限公司所有;2、陶某某、李某某承担青岛KNE设备有限公司调查上述专利权权属相关证明所发生的调查费;3、陶某某、李某某承担本案的全部诉讼费。陶某某不服一审判决,上诉至山东省高级人民法院,山东省高级人民法院作出(2013)鲁民三终字第141号民事判决书,判决:驳回上诉,维持原判。
五、简要点评:
  本案的争议焦点是:1、涉案专利是否属于职务发明,专利权是否应归青岛KNE设备有限公司所有;2、本案是否超过诉讼时效。
  1、根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人”。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条  专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指: (一)在本职工作中作出的发明创造; (二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造; (三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
  陶某某作为青岛KNE设备有限公司的总经理,负责公司的全面经营管理工作,其中包括对本公司新产品技术的研发工作,但青岛KNE设备有限公司有专门的技术研发部门及研发人员,陶某某作为总经理的职责范围不包括直接进行发明创造的任务,因此,不能认定研发涉案专利技术是陶某某的工作职责。但是,本案中,涉案专利的申请日为2007年5月25日,青岛KNE设备有限公司自2007年2月起即购买了专用于研发涉案专利的回转支承、齿轮等相关零部件。青岛KNE设备有限公司自2007年涉案专利申请后即一直使用涉案专利技术进行生产,陶某某主要是利用了青岛KNE设备有限公司的资金、设备、零部件等物质技术条件研发完成,属于职务发明创造,涉案专利应属于青岛KNE设备有限公司所有。
  2、根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条:当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩。专利权的归属不属于债权请求权,本案不适用诉讼时效制度。
  目前,知识产权作为一种无形资产,在各个领域的重要程度不言而喻,单位的高级技术人员以及高管人员在职期间所申请的专利,基于员工在职,单位与员工之间一般不会发生争议,而员工离职时,专利权权属争议就会显现,从而发生此类纠纷,这类纠纷案件对企业以及员工申请专利都有很大的借鉴意义。

 

(此案列系2013年清泰优秀案例评选鼓励奖)

 

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